Dimanche 17 décembre 2017
L’ENCYCLOPEDIE PRATIQUE DE LA FRANCHISE
foule de franchisés


 > Devenir franchiseur > Préalables à ne pas négliger
leçon
14

Pourquoi le futur franchiseur doit-il être propriétaire de sa marque ?



 Le franchiseur doit être en mesure de proposer à ses franchisés une marque dont il est titulaire, ou à tout le moins licencié. Une marque distinctive, licite et disponible, couvrant ses produits et services actuels et envisageables.

La mise à disposition des signes distinctifs du franchiseur est fondamentale dans les réseaux de franchise. La marque choisie doit être distinctive et licite.

Dans le cadre d’un contrat de franchise, le futur franchiseur devra mettre à la disposition de son réseau de franchisés ses signes distinctifs (marque, enseigne) et son savoir-faire spécifique.

« Le franchiseur doit en conséquence être en mesure de proposer une marque dont il est titulaire, ou à tout le moins licencié. Avant le dépôt, il convient de s’assurer que la marque est distinctive. Il faut se demander si celle-ci bénéficie d’un pouvoir attractif, mais aussi, si elle est en mesure de « distinguer les produits ou services qu’il propose de ceux de ses concurrents ».
Le franchiseur doit donc prendre soin de choisir une marque qui ne soit pas uniquement une description de son activité, mais qui présente un certain niveau d’originalité. Cet impératif est parfois difficile à combiner avec la nécessité d’avoir une marque qui exprime clairement les produits ou services proposés. Il arrive que l’INPI rejette une marque pour défaut de caractère distinctif mais le plus souvent, la marque est acceptée à l’enregistrement même si elle n’est pas ou peu distinctive. Le pouvoir distinctif d’une marque peut être acquis par l’usage dans des conditions spécifiques », souligne Vanessa Bouchara, avocate du cabinet Bouchara & Associés.

La marque doit être également licite.

« Il faut que la marque choisie ne soit pas interdite - drapeaux, emblèmes d'Etat, poinçons officiels, sigles officiels comme l'ONU ou les anneaux olympiques -, ni contraire aux bonnes mœurs, ni encore « déceptive » c’est-à-dire en mesure de tromper le consommateur. Par exemple on ne pourra pas déposer la marque « toutfrais » pour des produits surgelés ou la marque « lactoclean » pour une crème de soin qui ne contient pas de lait », précise Vanessa Bouchara.

Il faut impérativement vérifier que la marque déposée est disponible.

Ni l’institut des marques français (l’INPI[1]), ni celui des marques communautaires (l’OHMI[2]) ne vérifie que la marque ne porte pas atteinte à des droits antérieurs au moment de son dépôt.

« Cela signifie qu’une marque peut être enregistrée alors qu’elle porte atteinte à des droits antérieurs : marques antérieures, noms de domaine dans le même secteur d’activité, dénomination sociale antérieure… L’INPI ne joue pas un rôle de gendarme. Le futur franchiseur peut ainsi être confronté à une opposition, et se retrouver assigné, juste parce que le nom de sa marque montre des similitudes avec une autre. Il risque de développer son business, d’étoffer son réseau et à un moment, à la suite d’une procédure judiciaire, de se retrouver avec une demande de cessation d’usage », indique Vanessa Bouchara.

Il est donc impératif pour le franchiseur d’effectuer des recherches d’antériorité, de préférence par l’intermédiaire d’un Conseil, afin de s’assurer de la disponibilité de la marque qu’il a choisie pour son réseau.

« Ces recherches devront porter sur la marque nominale mais aussi sur le logo que le franchiseur a l’intention d’utiliser. Elles doivent être ciblées sur l’activité qu’entend exercer le franchiseur à court et moyen terme. Un franchiseur dans le secteur du prêt à porter devra s’assurer que la marque est disponible pour des vêtements, mais aussi pour des articles de maroquinerie - sacs, bagagerie -, ou encore des articles de bijouterie fantaisie - colliers, bracelets... -, ajoute Vanessa Bouchara.

Au moment du dépôt, la marque doit être déposée convenablement, et parfaitement couvrir les produits et services actuels, comme ceux qui seront proposés avec l’évolution du concept du franchiseur.

Tout franchiseur doit anticiper l’évolution de services, et donc celle de sa marque et de son réseau à travers les classes déposées, qu’il va offrir à sa clientèle. En effet, un dépôt de marque n’a pas vocation à protéger un nom de manière générale, mais un nom identifiant des produits et/ou services, lesquels sont répartis par classes à l’INPI ou à l’OHMI. Par exemple, les vêtements appartiennent à la classe 25.

« Le franchiseur doit éventuellement déposer sa marque nominale et également son logo. Si les deux éléments sont déposés ensemble, le franchiseur devra s’assurer que son logo n’évolue pas de manière telle que la marque déposée initialement perd de sa portée. La marque doit également être déposée pour les bons produits et services. Il ne s’agit pas seulement de déposer dans les bonnes classes, mais pour l’activité réelle qui sera exercée sous cette marque.
Ce qui compte c’est bien les produits et services désignés et pas les classes qui seront choisies. Si un franchiseur dans le secteur de la restauration, dépose sa marque pour des produits alimentaires et pas pour un service de restauration, il risque de perdre sa marque pour non usage parce qu’il ne l’aura pas déposée correctement », affirme Vanessa Bouchara.

Le franchiseur doit tout de suite anticiper ses perspectives de développement et déposer sa marque dans tous les pays nécessaires.

Le franchiseur qui dépose une marque en France dispose de 6 mois pour l’étendre sur d’autres territoires (faisant partie d’une convention, soit presque tous les pays du monde) tout en bénéficiant de la première date de dépôt (au moins sécurisé les pays limitrophes).

« Le franchiseur doit donc très rapidement anticiper les pays dans lesquels il entend se développer à moyen et long terme pour éviter que sa marque ne devienne indisponible dans un de ces pays, ce qui serait en mesure de nuire à son développement futur. Il faut également mettre en place des opérations de surveillance de la marque, y compris parmi les dénominations sociales et les noms de domaine.
Il n’est pas exceptionnel qu’une entreprise cherche à se mettre dans le sillage d’une marque en utilisant un nom avec un lettre en plus ou en moins dans son nom. Côté franchisés, ces derniers ne doivent pas avoir un droit d’usage de la marque sans autorisation explicite du franchiseur. Par exemple, pour créer des sites Internet dissidents ou sur tout support où apparaitrait la marque. Y compris des cartes de vœux pour les clients du franchisé. Le franchiseur doit poser des limites, ce qui peut se réaliser à travers une charte », suggère Vanessa Bouchara.

Enfin, la problématique des marques sous licence n’est pas à négliger.

« La licence de marque doit être également inscrite à l’INPI. Il faut notamment anticiper les problèmes de succession en cas de décès du titulaire de la marque concédée en licence. Si un fonds s’intéresse à une société, il admet mal que la marque ne soit pas associée à la société directement ou via un contrat de licence », ajoute Vanessa Bouchara.

François Simoneschi, rédacteur en chef de La Référence Franchise

 

[1] Institut Nationale de la Propriété Industrielle

[2] Office de L’Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessin et modèles)

[3] Institut Nationale de la Propriété Industrielle

[4] Office de L’Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessin et modèles)

CONSEIL D'EXPERT

Vanessa Bouchara

« A défaut de cession expresse, le franchiseur est juste propriétaire de la réalisation matérielle de l’œuvre d’un architecte d’intérieur »

« Le concept des points de vente est également mis à disposition du réseau de franchisé, et comme tel, doit être sécurisé. Lorsqu’une société confie à un architecte d’intérieur - designer, moyennant finance, la réalisation du concept d’aménagement intérieur de ses magasins, il s’agit d’un contrat de commande. Celui-ci implique la réalisation de l’œuvre au bénéfice du donneur d’ordre, mais aucune cession implicite de droits sur le concept d’agencement intérieur réalisé.

A défaut de cession expresse, le franchiseur est juste propriétaire de la réalisation matérielle de l’œuvre mais ne dispose pas du droit de reproduire ce concept pour d’autres magasins, ou de publier dans la presse, dans des catalogues, des photographies de la boutique comportant ce concept. Les Tribunaux peuvent donc être amenés à condamner une société qui met en œuvre un concept d’agencement créé par un architecte, en le développant sur plusieurs points de vente sans son autorisation.

L’importance d’obtenir la cession des droits d’auteur du concepteur du projet est en conséquence particulièrement importante pour un franchiseur qui, par nature, autorise ses franchisés à reproduire le concept de son magasin pilote. Il n’y a pas de dépôt spécifique sur un concept, mais des droits d’auteur. Un concept coûte une fortune à réaliser, entre 5000 à 300 000 euros. Si les droits n’ont pas été cédés sur le concept, on achète juste la réalisation et on n’a pas le droit de dupliquer le concept. Certains petits malins sont spécialisés dans le racket des entreprises à partir de concepts réalisés. Il faut obtenir le droit de dupliquer le concept sur tous supports, et pour le monde entier. Lorsque la cession de droit est limitée, par exemple à « France, magasin », cela n’autorisera pas le franchiseur à représenter son concept dans un catalogue, ni à exporter le concept en question. »

S'IL NE FALLAIT
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QUE 3 CHOSES
leçon n°14
  • Dans le cadre d’un contrat de franchise, le futur franchiseur devra mettre à la disposition de son réseau de franchisés ses signes distinctifs (marque, enseigne) et son savoir-faire spécifique. Le franchiseur doit donc prendre soin de choisir une marque qui ne soit pas uniquement une description de son activité, mais qui présente un certain niveau d’originalité.
  • Ni l’institut des marques français (l’INPI[3]), ni celui des marques communautaires (l’OHMI[4]) ne vérifie que la marque ne porte pas atteinte à des droits antérieurs au moment de son dépôt.
  • Tout franchiseur doit anticiper l’évolution de services, et donc celle de sa marque et de son réseau à travers les classes déposées, qu’il va offrir à sa clientèle.